知識丨美國專利審查

Re小閃電.
2021年11月16日 19:11
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申請人向USPTO遞交申請后，審查員會對其進(jìn)行全面審查，可大致將審查分為兩個階段：初步審查和實質(zhì)審查。

初步審查

在初步審查階段，審查員通常會下發(fā)的通知：補正通知書、限制性審查意見通知書。

A.補正通知書（Formalities Letter）

申請人向USPTO遞交了申請，審查員受理后，會先對遞交的材料進(jìn)行格式上的初步審核。如果審查員認(rèn)為申請人所遞交的材料存在形式缺陷，通常會下發(fā)一份“補正通知書”。“補正通知書”一般涉及到的，多為附圖和序列表問題，例如：附圖不清晰，附圖標(biāo)記不準(zhǔn)確，無附圖說明，未提交單獨的序列表等。

答復(fù)期限：通知下發(fā)之日起兩個月內(nèi)，在繳納延期費的情況下，最長可延期至六個月。

B.限制性審查意見通知書（Notice of Restrictive Review Opinion）

一般來說，審查員首先會審查申請文件中的權(quán)利要求是否滿足“單一發(fā)明”的要求。如果審查員認(rèn)為權(quán)利要求涉及兩組或以上互不相關(guān)的發(fā)明，會通過發(fā)出“限制要求”（Restriction Requirement）的方式要求申請人從中做出選擇。申請人必須選擇一組發(fā)明作為后續(xù)實質(zhì)審查的對象，即使申請人認(rèn)為審查員的要求有誤并提出抗辯（traverse），選擇也還是無法避免，并且在有些技術(shù)領(lǐng)域，抗辯往往會花費大量的時間和精力，而結(jié)果卻大多不盡人意，所以專業(yè)代理人可能會建議申請人考慮不做抗辯（without traverse）。未被選中的其他發(fā)明可以后續(xù)以分案申請的形式重新向美國專利商標(biāo)局遞交申請。

答復(fù)期限：通知下發(fā)之日起兩個月內(nèi)，在繳納延期費的情況下，最長可延期至六個月。與很多國家不同，美國的延期費可以在超答復(fù)期限后，與答復(fù)一起提交。例如：“限制要求”的答復(fù)期限是兩個月，但是申請人在第四個月才遞交答復(fù)，此時將兩個月的延期費與答復(fù)一起提交即可。

答復(fù)延期費用

實質(zhì)審查

在實質(zhì)審查中，如果審查員認(rèn)為申請具有可專利性方面的缺陷，會向申請人發(fā)出審查意見（Office Action）。實質(zhì)審查階段，通常下發(fā)的通知：非最終審查意見通知書，最終審查意見通知書和審查員指導(dǎo)意見通知書。

A.非最終審查意見通知書（Non-Final Office Action）

Non-Final Office Action，一般是申請進(jìn)入實審后收到的第一封審查意見，是審查員第一次提出至少一個影響申請獲得授權(quán)的新問題。

答復(fù)期限：通知下發(fā)之日起三個月內(nèi)，在繳納延期費的情況下，最長可延期至六個月（具體延期費用參考上述表格）。

針對審查員指出的缺陷，申請人必須做出答復(fù)或修正。通過反駁審查員的意見或修改權(quán)利要求的方式克服缺陷。如果該缺陷得以克服，并且申請人的回復(fù)中沒有引入新的缺陷，審查員可能會向申請人發(fā)出授權(quán)通知書（Notice of Allowance）。

B.最終審查意見通知書（Final Office Action）

申請人沒有完全解決或克服上一封審查意見所提出的所有缺陷，因此會下發(fā)Final Office Action。

注意：通常如果申請人沒有完全克服第一封非最終審查意見中所提出的所有缺陷，審查員下發(fā)的第二封審查意見基本為最終審查意見，但審查員會根據(jù)實際情況，可能會多次下發(fā)非最終審查意見，才會下發(fā)最終審查意見。

答復(fù)期限：通知下發(fā)之日起三個月內(nèi)，在繳納延期費的情況下，最長可延期至六個月（具體延期費用參考上述表格）。

注意：如果申請人認(rèn)為最終審查意見中所提到的缺陷不容易克服，審查員可能需要更多的時間審核我司提交的答復(fù)文件，可以在三個月內(nèi)提交答復(fù)，須同時請求RCE（有額外費用）。如果申請人認(rèn)為最終審查意見中所提到的缺陷比較容易克服且修改范圍較小，可以嘗試在兩個月內(nèi)提交答復(fù)，須同時請求AFCP，此時可避免過早地產(chǎn)生RCE的費用。

非最終審查意見和最終審查意見基于的法條：

申請主體的可專利性--35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

新穎性--35 U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty.

--35 U.S.C. 102 (pre?AIA) Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent.

創(chuàng)造性--35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

--35 U.S.C. 103 (pre?AIA) Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

說明書充分披露要求--35 U.S.C. 112 Specification.

--35 U.S.C. 112 (pre?AIA) Specification.

答復(fù)審查意見常用的兩種方式：修改權(quán)利要求、抗辯。

修改權(quán)利要求：如果申請人認(rèn)為審查員所引用的現(xiàn)有技術(shù)或者所提出的缺陷是合理的，為了盡早獲取授權(quán)，申請人可根據(jù)審查員的建議對權(quán)利要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)匦薷摹?/section>

抗辯：如果申請人認(rèn)為審查員所提出的缺陷是不合理的，并且所引用的文獻(xiàn)不屬于現(xiàn)有技術(shù)，為保護(hù)專利的最大范圍，申請人可采用爭辯的方式進(jìn)行答復(fù)。

當(dāng)然，答復(fù)方式并不是非黑即白的，大多數(shù)的申請人采用的是二者合一的方式。在適當(dāng)?shù)匦薷臋?quán)利要求的同時，對認(rèn)為不合理的地方進(jìn)行適當(dāng)?shù)貭庌q。

C.審查員指導(dǎo)意見通知書（Advisory Action）

美國審查采取的是“輪回”制，通常如果申請人收到了Final Office Action，代表著審查員一輪的審查已經(jīng)結(jié)束，如果申請人在兩個月內(nèi)提交了答復(fù)，但沒有完全克服Final Office Action中的所有缺陷，使該專利處于授權(quán)的狀態(tài)，則審查員會下發(fā)審查員指導(dǎo)意見通知書。如果申請人想繼續(xù)審查，則須請求RCE，意味著新一輪的審查開始了，下一封可能會收到的便又是非最終審查意見通知書。

答復(fù)期限：審查員指導(dǎo)意見可以看作是最終審查意見的延伸，即審查員指導(dǎo)意見的答復(fù)期限=最終審查意見的三個月答復(fù)期限，在繳納延期費的情況下，最長可延期至六個月（具體延期費用參考上述表格）。例如：最終審查意見下發(fā)的時間為2021年2月1日，申請人在2021年3月20日，即兩個月內(nèi)提交了答復(fù)，審查員在2021年4月5日下發(fā)了審查員指導(dǎo)意見通知書，則審查員指導(dǎo)意見的答復(fù)期限為2021年5月1日。

總結(jié)

Sun閃幫大家總結(jié)下，在提交美國專利申請時，USPTO在審查時會下發(fā)通知的原因：