轟動商標界的“深圳某知識產(chǎn)權機構14000余件美國商標擬被美國專利商標局制裁”的案子作出最終裁定。

#案情始末

在今年的6月初，美國專利商標局（USPTO）向中國深圳一家知識產(chǎn)權代理機構下發(fā)陳述理由令（Order To Show Cause），基于其律師不具美國執(zhí)業(yè)資格、代理商標申請時遞交虛假材料、代理行為欺騙官方等理由，要求其在6月22日前答復，以“自證清白”，否則將受制裁，其代理的14017件申請中的商標將被刪除。該公司負責人于2021年7月6日提交了對展示原因訂單的回應?？偙O(jiān)已授權商標專員根據(jù)35U.S.C.對此事項作出決定，包括實施適當?shù)闹撇迷谧屑毧紤]答復后，主任認為實施《展示原因令》中提出的制裁是適當?shù)摹?/p>

最新消息顯示，12月10日，USPTO對此事件發(fā)出最終裁決：駁回這家深圳公司的申訴，撤銷15807件商標申請（即作廢商標），刪除涉事非法個人、機構的通信信息，永久停用相關個人和機構的商標局賬戶，并立即生效。此次終裁，由美國專利商標局代理局長Andrew Hirshfeld授權發(fā)出。

#事件影響

案子的裁決令在網(wǎng)上已經(jīng)有詳細的說明，Sun閃在這只想說下被涉案的超一萬五千多的商標（清單中的商標申請人）的影響，該怎么做才能在這件事中最大可能的減少對其的損失。

根據(jù)USPTO的裁決書中的“如果任何申請人、注冊人或商標審判和上訴委員會訴訟的一方的訴訟被本命令終止，但能夠證明特定訴訟不涉及答辯人提交的意見書，則各方可根據(jù)37 C.F.R.§2.146通過向局長提交的請愿書尋求復審。”

原文:“Insofar as any applicant, registrant, or party to a proceeding before the Trademark Trial and Appeal Board has a proceeding terminated by this Order, but can demonstrate that the particular proceedings did not involve submissions made by Respondents, parties may seek review via a Petition to the Director under 37 C.F.R. § 2.146.”

Sun閃將涉案商標分為兩部分，申請中和已注冊。

A.正在申請中的商標

Sun閃隨機檢索了下附在清單中的一百多個商標，大概從去年11月中下旬開始，該機構提交的美國商標狀況顯示“新申請將在提交約6個月后分配給審查員。”（Status:New application will be assigned to an examining attorney approximately 6 months after filing date.）但至今都未分配審核員做實質(zhì)審查。

Sun閃粗算下存在這樣的商標大概有5千左右，目前（網(wǎng)傳）這5千左右的商標在Amazon上仍可用申請?zhí)枺⊿erial No.）進行備案，但這不代表永久有效，只能說Amazon對商標局的裁決暫未作出反應。

Sun閃的猜想：

1.這部分的商標申請人（如已存在商標異議的）可以通過聯(lián)系專業(yè)的美國律師去處理他們的商標復審---（繼續(xù)申請）

2. 放棄已支付的商標注冊費用，則需重新聯(lián)系美國律師提交新的商標申請---（重頭來過）

B.已經(jīng)注冊成功的

對于已經(jīng)注冊成功的商標人（超9000個），Sun閃的猜想：注冊成功后直至現(xiàn)在都沒有收到他人無效證明的、無法進一步處理的商標人只能放棄舊商標，重新提交新申請。---（已注冊成功的永無翻身之日）

這猜想對于已成功且使用超10年以上的商標人來說，是要付出比"正在申請的商標”損失更高，存在更大的風險性。

Sun閃希望那9千多個商標人能有好的ending，但現(xiàn)實就是如此。接下來希望他們能在這事件中吸取教訓，在找代理機構申請新的商標注冊時能多個心眼；在提供資料時，確保其真實、可靠性。

#美國商標申請、維護注意事項 

1、代理機構層面
鑒于近年美國官方對于商標審查愈發(fā)嚴格，作為代理機構，建議重點關注如下事項、嚴密防范風險隱患：

1）嚴格遵守誠信原則代理機構在自身嚴格遵守誠信原則的基礎上，也應引導申請人重視該原則、避免虛假陳述等招致相應法律風險。

2）信息審核、風險提示對申請人提供的各項信息、使用證據(jù)等進行嚴格審核、確認，使得各項申請信息符合官方要求。如申請人擬指定商品/服務項目過多，需及時提示風險，告知后續(xù)使用證據(jù)提交義務及相關注意事項，建議申請人結合實際商業(yè)需求選取商品/服務項目；注冊后提交第5-6年、第9-10年等商標效力維護性使用聲明時，若實際使用證據(jù)范圍有限、證據(jù)存在瑕疵等，建議申請人主動刪除難以提供真實使用證據(jù)的項目，防止虛假陳述導致的商標可能被撤銷的后果。

3）規(guī)范文件簽署程序代理機構應規(guī)范文件簽署程序，對于必須申請人簽字的文件，須嚴格按照官方要求轉(zhuǎn)達申請人安排簽字，切勿因期限緊急而發(fā)生代簽等不規(guī)范的操作。

2、申請人層面 

申請人若有計劃在美國進行商標申請，以及商標效力的持續(xù)維系，需主要關注如下方面： 

1）選擇正規(guī)代理

申請人應盡一定程度的審慎注意義務，了解更多美國商標申請相關信息及要求、清醒識別非正規(guī)代理，對于市面上所聲稱的低價代理等保持高度警惕，防止陷入前述代理機構所代理的申請人類似的境地。

申請人如質(zhì)疑代理的美國商標律師執(zhí)業(yè)資格可通過如下美國官網(wǎng)，核查美國律師執(zhí)業(yè)資格與被下發(fā)Order To Show Cause或制裁令（Order for Sanction）等情況，挑選正規(guī)代理、抵御風險：

查詢律師資格：

https://www.uspto.gov/trademarks/basics/why-hire-private-trademark-attorney#Find%20attorney

查詢代理機構是否有不良歷史：

https://www.uspto.gov/trademarks/trademark-updates-and-announcements/orders-issued-commissioner-trademarks

注：市面上的知產(chǎn)代理大部分是通過與美國律師合作方式代為提交的，其代理會出于保護美國律師不被居心不良的人濫用信息以及雙方間簽訂的商業(yè)協(xié)議，并不會主動告知律師的信息。

2）重視使用

申請人在前期商標布局、注冊申請、后續(xù)維護、侵權維權等各個環(huán)節(jié)均需重視商標使用，注意持續(xù)留存商標使用證據(jù)，防止商標被官方從注冊名單中剔除。

3）按需注冊

基于實際使用需求選定商品/服務項目，防止類似國內(nèi)防御性指定商品/服務項目，導致后續(xù)難以提交使用證據(jù)，進而證據(jù)造假、陷入惡性循環(huán)。

#結語

該事件波及商標數(shù)量多，受牽連權利主體廣，違法違規(guī)情節(jié)嚴重，已引起社會廣泛關注與討論。此番事件下來，相信不僅對美國專利商標局嚴格查處違反USPTO法規(guī)行為提供立案依據(jù)，也對代理機構起一定的警醒和約束作用。

從行業(yè)上看，知識產(chǎn)權代理行為的合法性和規(guī)范性已是各國知識產(chǎn)權管理部門主抓工作之一。近年來，國內(nèi)有打擊專利非正常申請的藍天行動，國外有美國專利商標局首單制裁令，整個知識產(chǎn)權行業(yè)都在努力自我凈化。

對于企業(yè)來說，及時了解國際政策動態(tài)很有必要。降低知識產(chǎn)權合規(guī)管理過程被無辜波及帶來的不良影響是重中之重，同時企業(yè)要主動了解自己的知識產(chǎn)權供應商，慎重選擇代理人團隊，合規(guī)開展跨境業(yè)務。

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