其答復(fù)表達(dá)了“對(duì)示因命令中的許多斷言”的不同意見,但沒有提供反駁證據(jù)。被告最終承認(rèn)違反了美國專利商標(biāo)局規(guī)則和網(wǎng)站使用條款,但試圖通過質(zhì)疑行政制裁程序和發(fā)布制裁的權(quán)力來為違規(guī)行為開脫并避免制裁。此外還辯稱,不應(yīng)對(duì)其實(shí)施制裁,因?yàn)楸桓娌皇煜っ绹鴮@虡?biāo)局規(guī)則的要求,沒有故意違反這些要求,并且正在采取行動(dòng)糾正提出的問題。如下所述,這些論點(diǎn)沒有說服力。
A.不需要聽證
被告辯稱,這些程序是不適當(dāng)?shù)?,這是基于錯(cuò)誤的假設(shè),即 USPTO 制裁被申請(qǐng)人的權(quán)力僅限于 35 U.S.C. 第 32 條,這需要有機(jī)會(huì)在訴訟程序中舉行聽證會(huì),以暫?;蚺懦砣恕⒙蓭熁虮徽J(rèn)可在商標(biāo)局代表申請(qǐng)人的個(gè)人/公司的后續(xù)執(zhí)業(yè),因?yàn)闊o資格、壞名譽(yù)、嚴(yán)重不當(dāng)行為或未能遵守既定的規(guī)定。具體而言,其答復(fù)聲稱在 USPTO 在行政法法官面前,在被告合適的時(shí)間和地點(diǎn)舉行面對(duì)面聽證會(huì)之前,不允許對(duì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行制裁,并且制裁必須僅限于在特定時(shí)間限制內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)行為。被告把35 U.S.C. 第 32 條用錯(cuò)了地方,原因如下:
首先,根據(jù)法規(guī)的條款,聽證會(huì)僅限于暫?;蚺懦龔臉I(yè)者在辦公室的進(jìn)一步執(zhí)業(yè)的程序。這不是暫?;蚺懦蓭?、代理人或被認(rèn)可代表他人的程序。根據(jù)美國專利商標(biāo)局的代理規(guī)則,張女士和Huanyee的任何員工均未被認(rèn)可在該辦公室執(zhí)業(yè)。
第二,35 U.S.C. § 2(b)(2)(A) 賦予該辦公室單獨(dú)的廣泛權(quán)力,以制定管理該辦公室程序進(jìn)行的法規(guī)。國會(huì)賦予局長管理該局和商標(biāo)注冊(cè)的權(quán)力和責(zé)任。當(dāng)前的行政程序涉及解決被申請(qǐng)人在商標(biāo)事務(wù)中的不當(dāng)提交以及被申請(qǐng)人一再不遵守美國專利商標(biāo)局規(guī)則和網(wǎng)站使用條款的問題,局長有權(quán)對(duì)被申請(qǐng)人采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)或制裁。
第三,Show Cause Order 中引用的37 C.F.R. § 11.18(c)對(duì)此類行政程序作出規(guī)定。該條款規(guī)定,可以在“通知和合理的答復(fù)后”實(shí)施適當(dāng)?shù)闹撇煤托袆?dòng)。示因命令中已向被告發(fā)出此類通知,其中解釋了制裁的理由,并且被告能通過說明不應(yīng)實(shí)施示因命令中提議的制裁來做出回應(yīng)。被告已提交了一份回應(yīng),該回應(yīng)已被考慮。簡而言之,在實(shí)施適當(dāng)制裁之前,無需舉行聽證會(huì)即可提供充分的正當(dāng)程序。
B. 局長制裁被告的權(quán)力已適當(dāng)授權(quán)給商標(biāo)專員
被告聲稱局長不能將制裁答辯人的權(quán)力下放給商標(biāo)專員,也不能規(guī)定進(jìn)一步下放該權(quán)力。這些論點(diǎn)也毫無依據(jù)。
如上所述,這些程序的授權(quán)來自 35 U.S.C. § 3(a)-(b) 和 37 C.F.R. 第 11.18(c) 條。局長管理該局和商標(biāo)注冊(cè)的固有權(quán)力是制裁那些違反 USPTO 規(guī)則提交商標(biāo)申請(qǐng)的人。
此外,根據(jù) 35 U.S.C. §3(a)-(b),局長已明確授權(quán)商標(biāo)專員實(shí)施 37 C.F.R. 允許的此類制裁或行動(dòng)?!?11.18(c) 被認(rèn)為適用于商標(biāo)事務(wù),并以其他方式在商標(biāo)相關(guān)事務(wù)中行使局長的權(quán)力,并且還規(guī)定這種權(quán)力可以進(jìn)一步授權(quán)專員。參見一般性授權(quán)在商標(biāo)訴訟中發(fā)布制裁(2020 年 1 月 14 日)。
規(guī)定美國專利商標(biāo)局權(quán)力和職責(zé)的法定條款明確規(guī)定,授予美國專利商標(biāo)局或其主任的權(quán)力可以“根據(jù)局長的決定”進(jìn)行授權(quán)。在沒有違背國會(huì)意圖的情況下,重新授權(quán)被推定是允許的。
在此問題上,商標(biāo)專員將根據(jù)其在涉及商標(biāo)的事務(wù)中代表局長行事的授權(quán)發(fā)布此最終制裁命令。商標(biāo)審查副專員根據(jù)同一授權(quán)發(fā)布示因命令。
D.不熟悉 USPTO 規(guī)則和承諾的糾正措施不能使被告免受制裁
被告沒有提供任何論據(jù)或證據(jù)來反駁示因命令中的制裁。相反,受訪者認(rèn)為制裁是不合理的,因?yàn)樗麄儭安皇煜浒敢?,在聘?qǐng)律師之前沒有完全理解簽名要求”,并正在采取糾正措施。被告進(jìn)一步辯稱,對(duì)法律的無知意味著他們的行為不是故意的,因此,他們的“錯(cuò)誤”應(yīng)該是可以糾正的,并且不會(huì)受到制裁,尤其是那些會(huì)影響商標(biāo)申請(qǐng)人的制裁。如下所述,這些論點(diǎn)并未提供不應(yīng)實(shí)施制裁的正當(dāng)理由。
首先,那些參與商標(biāo)注冊(cè)過程的人被假定為了解管理規(guī)定并行為合規(guī)。當(dāng)事人有責(zé)任遵守商標(biāo)事務(wù)的實(shí)踐規(guī)則。申請(qǐng)人若稱誤解了官方要求,并不會(huì)改變商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)對(duì)欺詐的裁決。
其次,被告聲稱對(duì)法律的無知不能為逃避制裁提供任何辯護(hù)或借口。無論法律是成文法還是正式頒布和公布的法規(guī),無知不是辯護(hù)的原則都適用。此外,任何選擇被告作為其代理的商標(biāo)申請(qǐng)人應(yīng)要為其選擇的代理的行為負(fù)責(zé)。
第三,被告的行為不必是因?yàn)楣室獠艖?yīng)受到制裁。不當(dāng)行為是故意還是疏忽是可用于確定適當(dāng)行動(dòng)或制裁的眾多可能考慮因素之一。
盡管故意并不是制裁的必要條件,但目前的記錄充分支持認(rèn)定被告故意違反美國專利商標(biāo)局規(guī)則這一事實(shí)。被告將自己描述為“在中國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局注冊(cè)”的“專注于國內(nèi)外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)的中國知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)所”,“與多家代理機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所建立了關(guān)系在一百多個(gè)國家,自己是一家商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”,其業(yè)務(wù)包括商標(biāo)、專利、版權(quán)申請(qǐng)。作為在中國注冊(cè)的商標(biāo)代理人,與其他國家的代理機(jī)構(gòu)和律師事務(wù)所合作以確保在全球范圍內(nèi)保護(hù)客戶的知識(shí)產(chǎn)權(quán),受訪者清楚地知道美國的商標(biāo)注冊(cè)流程與中國和任何其他國家一樣,是合法的,受法律法規(guī)制約。此外,在向美國專利商標(biāo)局提交了超過 15,000 件商標(biāo)事項(xiàng)的申請(qǐng)后,被申請(qǐng)人通常會(huì)在通過TEAS提交的每張表格上看到條款、條件、聲明和警告,以及從美國專利商標(biāo)局收到的審查文件中適用的法律要求,因此被告應(yīng)知其參與了受法律法規(guī)約束的法律程序。
被告向美國專利商標(biāo)局提交的大多申請(qǐng)都是通過TEAS提交的新申請(qǐng)。官方要求新申請(qǐng)?zhí)峁┞暶鳎绰暦Q申請(qǐng)中陳述的事實(shí)是真實(shí)的。申請(qǐng)表以要求申報(bào)人確定他或她的身份(即申請(qǐng)人或律師)開始,并以要求確認(rèn)簽署人的聲明結(jié)束。被告謊報(bào)了他們的身份,并將申請(qǐng)的提交人誤認(rèn)定為申請(qǐng)人或律師,事實(shí)上兩者都不是提交人。然后,被告在聲明中不正當(dāng)?shù)剌斎肓酥付ê炞秩说暮灻?,明確聲明“虛假陳述等可處以罰款或監(jiān)禁,并且此類故意的虛假陳述等可能危及申請(qǐng)或提交或由此產(chǎn)生的注冊(cè)的有效性”。未經(jīng)指定簽署人簽署的驗(yàn)證或聲明無效,因此注冊(cè)無效。
被告還經(jīng)常為申請(qǐng)中指定的申請(qǐng)人提供虛假住所地址,表示實(shí)際居住在中國的申請(qǐng)人居住在美國。即使在收到對(duì)申請(qǐng)人的住所提出質(zhì)疑并特別告知答辯人由美國持牌律師代表外國住所的申請(qǐng)人的要求的官方通知后,被告要么提供另一個(gè)虛假地址來規(guī)避該要求,要么通過在自己準(zhǔn)備和提交的文件上輸入這些律師的姓名、簽名等信息來表明客戶由美國執(zhí)業(yè)律師代理。
鑒于這些情況,即使不知道禁止其行為的 USPTO 規(guī)則中的確切官文,被告也不能認(rèn)為他們?cè)?USPTO 之前的行為是適當(dāng)?shù)幕虮辉试S的。被告根本不顧其行為是否被禁止而采取魯莽的行動(dòng),或者,他們進(jìn)行了協(xié)調(diào)和主觀努力,以規(guī)避美國專利商標(biāo)局的要求來進(jìn)行美國商標(biāo)注冊(cè)。無論是哪一種行為,被告提交的數(shù)千份包含虛假事實(shí)陳述的商標(biāo)文件都是故意的,構(gòu)成欺詐。被告的行為不可通過重新發(fā)布或復(fù)審得以糾正。