遇到他人在你未能及時申請專利或者某個市場上已銷售多年的公模產(chǎn)品被他人注冊并用于發(fā)起侵權(quán)訴訟時,對于創(chuàng)新者和賣家而言,這無疑是一次巨大的打擊。被訴的賣家常常感到極度沮喪,仿佛成為毫無抵抗力的小羊,任人宰

遇到他人在你未能及時申請專利或者某個市場上已銷售多年的公模產(chǎn)品被他人注冊并用于發(fā)起侵權(quán)訴訟時,對于創(chuàng)新者和賣家而言,這無疑是一次巨大的打擊。被訴的賣家常常感到極度沮喪,仿佛成為毫無抵抗力的小羊,任人宰割。
面對這樣充滿惡性競爭的情況,我們是否毫無反擊手段呢?是否有可能讓對方的專利宣告無效呢?
答案是肯定的!在美國,你可以通過三種途徑來無效專利,具體包括行政途徑、司法機(jī)構(gòu)-美國法院,以及準(zhǔn)司法途徑。
1、三種專利無效途徑
1.行政途徑
可以通過利用美國專利商標(biāo)局(USPTO)下屬的專利審判與上訴委員會(PTAB)提供的程序,例如單方復(fù)審(EPR)、多方審查(IPR)和授權(quán)后審查(PGR),對專利的有效性提出質(zhì)疑。
2.司法途徑-美國法院
可啟動一場向美國聯(lián)邦地區(qū)法院提起的民事訴訟,以對某專利的有效性提出疑議并請求宣告其無效。這類挑戰(zhàn)通常作為專利侵權(quán)案件的一部分,允許被告在辯護(hù)中質(zhì)疑專利的有效性。
3.準(zhǔn)司法途徑
美國國際貿(mào)易委員會(ITC)雖然無權(quán)直接宣告專利無效,但在執(zhí)行《美國關(guān)稅法》第337條款授權(quán)的調(diào)查過程中,有權(quán)對涉嫌侵犯美國專利權(quán)的產(chǎn)品做出排除令,以阻止這些產(chǎn)品進(jìn)入美國市場。雖然ITC的判斷不會直接廢除專利權(quán),但對其他法律程序產(chǎn)生影響。
在這三種途徑中,行政途徑通常被認(rèn)為是審理時間短、成本較低且高效的方式。專利審判與上訴委員會(PTAB)的復(fù)審程序允許基于專利文件中的新穎性和非顯而易見性等理由提出無效請求。此外,行政途徑的優(yōu)勢之一在于,參與審查的專利官員不僅擁有行業(yè)經(jīng)驗,還在技術(shù)領(lǐng)域具備專業(yè)知識。
在接下來的討論中,我們將更深入地了解如何通過行政路徑使已授權(quán)的專利無效。值得注意的是,《美國發(fā)明法案》(AIA)的推出對行政路徑進(jìn)行了顯著的改進(jìn)和擴(kuò)充,保留了原有的單方復(fù)審程序(EPR),將雙方復(fù)審程序升級為更具范圍的多方審查(IPR),同時引入了新的授權(quán)后審查(PGR)程序。
2、三種無效程序的定義
1.單方復(fù)審(EPR)
適用于所有有效的美國專利。在專利的有效期內(nèi),任何人(第三方或發(fā)明人)都可以提出請求對專利進(jìn)行復(fù)審。為了進(jìn)行復(fù)審,相關(guān)方必須提交現(xiàn)有技術(shù),提出對專利的“可專利性的實質(zhì)性新問題”。
2.多方審查(IPR)
IPR程序僅允許以專利缺乏新穎性(102條)或非顯而易見性(103條)為理由提起無效,且只能使用專利或公開出版物作為先前技術(shù)的依據(jù)。申請IPR程序必須在專利授權(quán)后的9個月后,或PGR程序結(jié)束后提出。
3.授權(quán)后審查(PGR)
PGR在無效原因和證據(jù)類型上進(jìn)行了擴(kuò)展,不僅可以基于新穎性和非顯而易見性,還可以因為授權(quán)專利違反了可專利性主題問題(101條)或說明書要求(112條)等而提起無效。PGR允許引入額外的證據(jù),如公開使用或?qū)@豢尚械?。需要注意的是,必須在專利授?quán)后的9個月內(nèi)提起。
事實上,在2020年之前,美國還有一個無效專利的程序,稱為Covered Business Method Review(商業(yè)方法專利過渡復(fù)審),簡稱CBMR。
CBMR是作為AIA的臨時措施于2011年9月16日引入,并自2012年9月16日生效。該程序適用于“用于執(zhí)行、管理或控制金融產(chǎn)品服務(wù)的信息處理或其他程序”的專利,不包括技術(shù)創(chuàng)新類型的專利。CBMR被設(shè)定為一個臨時的復(fù)審程序,并于2020年9月16日到期,自那天起不再可用。
3、關(guān)于專利復(fù)審程序的主要區(qū)別

提交方式差異:在EPR中,申請人有權(quán)匿名提交復(fù)查請求;而在IPR和PGR中,申請人必須公開身份,并詳細(xì)說明對該專利的利害關(guān)系。
參與程序差異:在EPR流程中,申請人的參與權(quán)僅限于提交初始請求和對專利權(quán)人答辯的回應(yīng),之后無權(quán)再介入復(fù)查程序;相反,在IPR和PGR中,申請人可以在整個程序中持續(xù)參與,根據(jù)提交的證據(jù)和專利權(quán)人的答辯進(jìn)行進(jìn)一步的辯護(hù)。