隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，企業(yè)走出去的需求日益增強。商標作為企業(yè)的品牌亟需受到保護，企業(yè)商標的的海外布局則成為企業(yè)走出去的重要一環(huán)。我國對外貿(mào)易中美國占據(jù)重要地位，我國企業(yè)在美國的商標申請量與在海外其他國家及地區(qū)的申請量相比排名較為靠前，今天我們就聊聊美國商標申請過程中涉及到的較為典型的問題。

一、主注冊簿與副注冊簿

根據(jù)美國商標法（即《蘭哈姆法》）的規(guī)定，美國商標的申請可以分為主注冊簿注冊和副注冊簿注冊。主簿和副簿的區(qū)別主要在于：1、在主簿注冊的商標在顯著性方面要求嚴格，而對于一些顯著性不高，不能在主簿獲得注冊的商標可以選擇在副簿進行注冊。2、在主簿注冊的商標受保護的程度超過在副簿注冊的商標。3、主簿注冊的商標有公告、異議程序，而在副簿注冊的商標則沒有異議、公告程序。4、主簿注冊的商標可以在海關進行登記，副簿注冊的商標則不可以。

但值得注意的是，在副簿進行注冊的商標必須是已經(jīng)使用的商標，如果該商標并未進行使用，是不能在副簿進行注冊的。在副簿注冊的商標，如果經(jīng)過連續(xù)5年使用證明其完全具備主簿注冊條件，則有可能轉至主簿中去。

二、美國商標申請的基礎類型

在主注冊簿申請商標，可以基于以下4種基礎向美國專利商標局（USPTO）提出申請：

1、以已使用為基礎提出申請。以該基礎提出申請在申請的同時須提供在美國的實際使用證據(jù)，這不僅可以應對他人以連續(xù)三年不使用為由提出撤銷，還可以降低后期USPTO對提交使用證據(jù)進行抽查被抽查到的機會。

2、以意向使用為基礎提出申請。以該基礎提出的注冊申請，需在核準通知簽發(fā)之日起6個月內(nèi)遞交使用聲明及使用證據(jù)，否則該商標申請將被撤銷。如六個月內(nèi)無法提供使用聲明及使用證據(jù)可申請延期6個月，但后續(xù)累計申請延期的時間不得超過24個月。

3、以他國注冊為基礎提出申請。以該基礎提出的注冊申請在核準注冊之前可免于提供使用證據(jù)，但在核準注冊后的第5-6年仍需要提供使用證據(jù)。并且，此種基礎遞交的申請在USPTO對使用證據(jù)

進行抽查的制度中被抽查到的機會是相對較高的，如被抽查到，且不能提供使用證據(jù)，將面臨被撤銷的風險。

4、通過馬德里國際注冊指定美國。以該基礎提出的商標注冊，容易收到USPTO發(fā)出的審查意見，如商品描述問題、放棄部分專用權問題等。馬德里國際注冊指定美國的申請在核準注冊之前可免于提供使用證據(jù)，但在核準注冊后的第5-6年仍需要提供使用證據(jù)。并且，此種基礎遞交的申請在USPTO對使用證據(jù)進行抽查的制度中被抽查到的機會是相對較高的，如被抽查到，且不能提供使用證據(jù)，將面臨被撤銷的風險。

三、關于注冊申請中USPTO發(fā)出的審查意見

在美國商標申請過程中，如是通過馬德里國際注冊指定的美國，由于國際申請只需遞交一份申請書，可以指定多個國家，而一份申請不可能同時都滿足多個國家的商標管理制度，通常情況下會收到USPTO發(fā)出的審查意見/臨時駁回，常見的有對商品的描述問題、放棄商標中部分內(nèi)容專用權問題等等，屆時申請人需委托美國律師進行答復審查意見/臨時駁回，答復期限是自USPTO向世界知識產(chǎn)權組織（WIPO）發(fā)出通知之日起6個月。審查員會在第一次審查意見/臨時駁回中將申請中出現(xiàn)的問題全部列清，并給出相應建議，在申請人答復完審查意見/臨時駁回后審查員仍認為沒有克服審查意見/臨時駁回中指出的問題，會再次下發(fā)審查意見。兩次審查意見后，如果仍不能克服涉及的問題，審查員將會發(fā)出最終的駁回通知。

如果美國商標申請系直接向USPTO提出的申請，并非通過馬德里國際注冊指定的美國，由于申請階段有美國律師對商品、商標標識等問題進行把關，則會很大程度上避免因商品描述等問題而出現(xiàn)的審查意見/臨時駁回。

四、關于美國商標申請及注冊后提供使用聲明及使用證據(jù)的問題

美國是全球為數(shù)不多的商標以使用為原則的國家之一，美國對于商標使用證據(jù)制度的規(guī)定可謂發(fā)揮到了極致，商標使用證據(jù)制度貫穿商標的整個生命周期。

1、須提供使用證據(jù)的時間節(jié)點。

以已使用為基礎：遞交申請的同時提交使用證據(jù)，注冊后第5-6年、第9-10年，以及后續(xù)每個第9-10年（renew）均須提交使用證據(jù)。

意圖使用為基礎：核準通知簽發(fā)之日起6個月內(nèi)并遞交使用聲明及使用證據(jù)，可申請延期，每次6個月，累計申請延期的時間不得超過24個月。注冊后第5-6年、第9-10年，以及后續(xù)每個第9-10年（renew）均須提交使用證據(jù)。

他國注冊為基礎：注冊后第5-6年、第9-10年，以及后續(xù)的每個第9-10年（renew）時均須提交使用證據(jù)。

馬德里國際注冊為基礎：注冊后第5-6年、第9-10年，以及后續(xù)每個第9-10年（renew）均須提交使用證據(jù)。

2、對于提供的使用證據(jù)的要求。

根據(jù)美國商標審查程序手冊（TMEP）第1604條關于《商標法》第8條在商業(yè)活動中宣誓或聲明使用或有合理理由不使用商標的相關規(guī)定，美國商標提供使用證據(jù)時可就每一個類別的商品或服務提交一份使用樣本，或者也可以提交一份有合理理由不進行使用的聲明。雖然每個類別只需要提交一份使用樣本，但在提交使用證據(jù)的同時還需要提交一份聲明，聲明該商標就獲準注冊的其他每一項商品/服務均在美國商業(yè)中使用。如該商標并未在其他獲得注冊的商品/服務上實際使用，則在提交使用聲明時應將未實際使用的刪除，此時刪除未使用的商品不收取官費。

2017年開始，美國開啟了隨機抽查制度，對于僅提交實際使用聲明部分的商標使用證據(jù)進行隨機抽查，如被抽查到，需要提交聲明中涉及的商品/服務的實際使用證據(jù)，如不能提供，則不能提供使用證據(jù)的商品/服務必須刪除，并需要繳納刪除商品/服務的官費。在此種情況下，如申請人不進行繳費、不刪除商品/服務，則整個商標將無效。

3、2021年12月27日生效的美國商標現(xiàn)代化法案（TMA）中有關使用證據(jù)提交的程序

美國商標現(xiàn)代化法案于2020年12月27日正式簽署為法律，并在2021年12月27日生效。本次修改新增加了Expungement proceeding撤銷程序和Reexamination proceeding重審程序。

Expungement proceeding撤銷程序適用于撤銷注冊日期滿三年的商標，Reexamination proceeding重審程序適用于撤銷注冊日期在五年內(nèi)的商標。如需啟動新增加的兩項程序，申請人需要繳納相應官費（400美元/類），并提供初步的證據(jù)（可進行簡單的網(wǎng)絡檢索），相比商標局現(xiàn)有的撤銷程序既便捷，費用也低。

由此可以看出，在美國申請商標，如果不是基于實際的商業(yè)使用進行申請將難上加難。企業(yè)在申請美國商標時應根據(jù)企業(yè)的實際現(xiàn)有需求及未來可預見到的經(jīng)營范圍進行申請，不建議在企業(yè)未涉及到的產(chǎn)品/服務上進行商標布局注冊。

作者簡介

孫勝男，北京知岸律師事務所高級知識產(chǎn)權顧問。擁有長達十余年知識產(chǎn)權從業(yè)經(jīng)驗，從事國際商標注冊及后續(xù)業(yè)務，國內(nèi)商標授權確權案件及相關法律事務咨詢業(yè)務，服務于國內(nèi)多家央企及外國企業(yè)，為企業(yè)提供全方位知識產(chǎn)權戰(zhàn)略布局和規(guī)劃。

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